加拿大新專利權期限調整框架：專利權人需要知道的六件事

加拿大的新專利權期限調整（PTA）框架已經於2025年1月1日生效。

這一新的PTA框架，是為了履行《加拿大-美國-墨西哥協定》中規定的承諾而引入的，旨在通過為專利權人在專利的20年常規期限到期後提供額外保護期限，來補償專利授權中的“不合理延遲”。

正如我們先前所提到的，在現行PTA框架下，預計只有少量專利符合延期條件。

本文概述了專利權人對於加拿大PTA框架來說需要知道的六個要點。

1.    對PTA資格的要求有哪些？

在新框架下要符合延長期限的資格，專利必須滿足以下三個要求。

第一，專利的提交日期必須在2020年12月1日或之後。

第二，專利必須在規定日期（本文中稱為“門檻日期”）後授權，該日期為以下兩者中的較晚者：

1. 從加拿大專利制度規定的“適用日”（即PCT國家階段申請的進入國家階段日期、常規申請的提交日期、或分案申請的“遞交日期(presentation date)”）起五年；以及
2. 從請求審查起三年。

第三，專利權人必須在專利授權日起三個月內向加拿大知識產權局（CIPO）提交額外期限申請，並繳納官方費用。本文第3節將進一步討論申請流程。

鑒於上述第一和第二項要求，在2025年12月1日或以前授權的專利將不符合PTA的條件。

2.    如何計算額外期限？

額外期限長度的計算方法是：先計算在門檻日期後專利完成授權所要用的天數，再減去法規規定的天數（本文中稱為“排除期”）。換句話說：

額外期限（天數）= 授權日期 – “門檻日期” – “排除期”

法規中定義了38種不同的排除期。排除期通常包括申請人在審查過程期間本可以採取行動但並未採取行動的每一天。例如，申請人對於答覆未決的審查意見通知書所用的每一天都會從額外期限中扣除。同樣地，申請人在收到授權通知書後推遲支付“最終費用”的每一天也會被扣除。每個屬排除期的日子只會被扣除一次，即使該日子屬多種排除期。

從進入/提交/遞交日期和提交審查請求日期之間的時間也是排除期。然而，現行法規規定了一個例外，即如果門檻日期為從請求審查日期起三年（而不是從進入/提交/遞交日期起五年），則不從額外期限中扣除這段時間。如下文所述，這種例外某程度上與預期相反，因為申請人可以通過推遲提交審查請求來增加獲得期限延長的機會。

值得注意的是，排除期包括從申請人提交首次繼續審查請求（RCE）之日起至支付最終費用之日止的所有天數。根據加拿大的法律實務，在收到第三次審查意見通知書後或在授權後又重開審查程序時，必須提交RCE才能繼續審查。這意味著，從第三次審查意見通知書發出到最終費用支付之間的整個期間將從額外期限內扣除。在此期間，由CIPO在專利授權方面引起的任何延遲都不會計入額外期限。

換句話說，CIPO需要採取行動的四種期間不會從額外期限中扣除。下表根據這些期間的開始和結束日期以及CIPO在2024-2025年期間針對每項相關工作的績效目標進行了匯總：

上述績效目標的總時間略低於40個月。（在撰寫本文時，由於運作問題，從支付最終費用到專利授權的周轉時間可能會更長。）

如果門檻日期為自進入/提交/遞交之日起五年，那麼CIPO至少有60個月來完成上述四項工作（即自進入/提交/遞交之日起至專利授權之日）。這意味著需要CIPO未達成上述目標超過20個月，才可能有額外期限。

然而，如果門檻日期為自審查請求之日起三年，導致不扣除自進入/提交/遞交日期至審查請求日期的時間，那麼在PTA開始累積前，CIPO可能只有36個月的時間來完成上述工作。

3. 申請流程是怎樣（需要支付哪些費用）？

CIPO不會自動評估PTA。專利權人必須在專利授權之日起三個月內為額外期限提交申請，並繳納$2,500加元的官方費用（小型實體為$1,000加元），以便CIPO考慮該專利是否符合條件。

在收到合規的申請後，CIPO將向專利權人發送通知，列出其對額外期限長度的初步決定。專利權人可在通知日期後的兩個月內提交對初步決定的意見。

隨後，CIPO將簽發額外期限證書或駁回申請。CIPO還必須根據案情提供證書中規定的額外期限長度的決定或駁回申請的理由。

如果獲批PTA，則額外期限將在專利的20年常規期限到期後隨即開始起算，前提是該專利沒有提前到期。

在額外期限內，必須支付年度維持費以保持專利有效。具體而言，在額外期限內，應在申請日期的每個周年日支付$1,000加元（小型實體為$400加元）的費用。

4. 額外期限證書是否可以被質疑或上訴？

額外期限證書頒發後，任何人均可向CIPO提出覆議申請。CIPO也可以主動重新審議額外期限長度。專利權人將收到關於重新審議的通知。

在重新審議時，如果CIPO認為額外期限的長度比法規所能授予的期限更長，則可以縮短該額外期限。但是，在重新審議時，不能增加額外期限。

任何人都可以向聯邦法院提起訴訟，以縮短額外期限。

5. 對於專利藥品還有其他注意事項嗎？

自2017年起，加拿大允許某些藥品專利以補充保護證書（Certificates of Supplementary Protection, CSP）的形式延長專利權期限。CSP旨在彌補藥品監管審批的延遲，可針對大多數侵權行為提供長達兩年的額外保護。

在PTA框架下授予的任何額外專利權期限將與CSP授予的任何額外專利權期限同時生效。這與美國的專利實踐有著顯著區別，在美國，相應的額外期限是一個接著一個生效的。

如果加拿大衛生部的專利登記簿上列出的專利獲得了額外期限證書，則必須在額外期限授予後的30天內通知加拿大衛生部。同樣，必須將授予其管轄範圍內的專利的任何額外期限通知專利藥品價格審查委員會（Patented Medicines Prices Review Board）。

6. 實踐方面的注意事項

想要最大化PTA的話，一種策略是推遲提交審查請求，儘量靠近請求審查的截止日期。如上所述，現行法規規定，如果從請求審查之日起三年是晚於進入/提交/遞交日期起五年，則不扣除請求審查之前的排除期。如果發生此例外，那麼CIPO在專利符合PTA條件之前，審查申請和授予專利的時間可能會更少。

上述策略存在一些局限性。首先，推遲審查請求的時間並非總能達到足夠長度從而觸發所述例外情況。例如，該策略不適用於大多數分案申請，因為必須在原始申請提交日期起四年和分案遞交日期後三個月內中的較後者期內提出審查請求。其次，如果第三方選擇提前提交審查請求，可能會阻止該策略。任何人都可以（不僅僅是申請人）對加拿大專利申請提出審查請求，前提是支付必要的官方費用。

對於希望提高獲得PTA的機會的申請人，可能希望採取措施以及時回復請求（requisitions）和官方通知書，以限制從額外期限中扣除的天數。然而，這或者不是有效的策略。對於大多數行動，迅速採取行動也會加快審查進程，並導致更早的授權日期，從而抵消原本設法避免減少的天數。換言之，預計大多數來自申請人的延誤不會對PTA產生重大影響——這與PTA框架的總體目標一致，即補償因CIPO延誤而造成的損失。

當然，申請人應在向CIPO提交額外期限申請之前聯繫其加拿大專利代理人，尤其是考慮到可觀的申請費（和年度維持費）時。

如需獲取更多信息，或討論與您的專利組合相關的策略，請聯繫位處加拿大的麥仕奇專利業務組成員。