歐專局擴大上訴委員會的決定G1/24的真正含義*是什麼？

（*請參閱描述以獲取更多詳細信息）

“當我使用一個詞時，” Humpty Dumpty （注：坐在高牆上的蛋頭先生 – 童話故事和童謠主角）以一種輕蔑的語氣說道，“它只意味著我選擇來讓它代表的意味——不多也不少。”（劉易斯·卡羅爾，《愛麗絲鏡中奇遇》）

現在，擴大合議庭已就本案作出決定，因此是時候考慮該決定的含義及其可能對專利撰寫、審查和執行產生的影響。我們對G1/24案決定的簡要總結，可從這裡看到。該決定的一句式摘要如下：

在解釋權利要求時，始終應參考說明書及任何附圖，而不僅僅是在存在不清楚或有歧義的情況下才參考。

那麼，這一決定對專利戰略有何影響？我們認為，決定中有五個主要要點。

首先，擴大委員會明確指出，本決定不涉及專利侵權問題：《歐洲專利公約》第69條之解釋，規定了如何解釋歐洲專利的保護範圍，並指示了採取“在‘嚴格的字面含義’與‘僅將權利要求作為指導’之間”的折中途徑。 在G1/24案中，擴大合議庭指出：“《歐洲專利公約》第69條之解釋，顯然僅涉及在國家法院以及及統一專利法院（UPC）提起的侵權訴訟。”

這一說法延續了歐洲專利局長期以來僅限於進行專利批准事項的工作，而不考慮權利執行問題（這種做法在專利審查過程中可能令人沮喪，尤其是當審查員堅持要求進行一些無益的修改時！）事實上，歐洲專利局的這種做法或許可以用美國著名歌手兼詞曲作者湯姆·萊爾（Tom Lehrer）的一句話來概括：“那不是我的部門……”

然而，在上述的決定中，擴大合議庭至少承認了歐專局授予的專利可能面臨專利授權後的訴訟，並認為“歐專局故意採取與下游法院相反的實際做法，將是一個極不吸引人的方案”。因此，擴大合議庭認為統一專利法院（UPC）對權利要求解釋的處理方式是合理的，並得出結論認為歐洲專利局的立場與之相一致。需注意，謹慎之處在於故意採取相反做法；隨著案例法的發展，此類做法仍不可避免地會出現，可能需要未來通過擴大合議庭的決定進行調整。

其次，儘管擴大委員會如此表述，但此決定仍將不可避免地影響專利侵權策略。更注重根據說明書來解釋權利要求將為“擠壓”爭辯（squeeze arguments）提供空間，即通過對比權利要求與說明書，來質疑侵權的成立。

第三，該決定未明確“參照說明書”的具體含義。如其他評論所指出的，該決定並未要求讀者嚴格遵循說明書。我們並未進入“Humpty Dumpty”的世界，即專利權人可以隨意重新定義術語。在我們看來，一種實務做法可能是採用確定“本領域技術人員會理解權利要求含義”的方法——無論這種理解是否與說明書中的定義一致，或是是否可以參考說明書定義後再予以排除。這並不意味著必須考慮專利權人的意圖。這亦符合歐洲專利局（EPO）的既定立場，即“專利應由願意理解的思維進行解釋，而非由渴望誤解的思維進行解釋”。換言之，若遵循說明書會導致荒謬的含義，則不應嚴格遵循。

第四，本決定進一步強化了反對在專利撰寫中使用通用定義的既有論點。在我們看來，說明書中給出的任何定義都應仔細考慮，以確保其與您實際定義術語的方式一致。儘管一項權利要求可能在表面上清晰，但鑒於擴大委員會的這一決定，僅憑此不足以忽視說明書中給出的任何不一致或替代定義。（這可能也是反對使用LLMs或其他生成式AI來準備“標準”專利說明書的卡珊德拉式論點。）

最後，這一決定將對專利審查產生一系列連鎖影響。該決定或許為歐洲專利局（EPO）進一步嚴格執行“在授予專利前確保權利要求與說明書一致”的要求打開了大門。畢竟，若根據說明書解釋權利要求可能導致保護範圍並非僅由權利要求明確文字界定，這顯然會引發不清楚的問題。而確保權利要求與說明書完全一致，難道不是避免這種不清楚的最佳方式嗎？當然，專利律師們對是否會將要求說明書與權利要求保持一致的決定提交給擴大委員會（Enlarged Board）存在廣泛討論。就像全自動駕駛汽車或向火星發送載人任務一樣，此類上訴長期以來被認為是“迫在眉睫”的。如果真的發生，那麼人們會對G1/24是否出現在擴大合議庭的推理中感興趣。

此外，我們認為修改說明書的這一要求可能帶來更大風險，即無意中添加超出原申請範圍的內容，或在異議程序中擴大保護範圍，這兩者均可能構成《歐洲專利公約》第123條的致命違反。如果權利要求中某一術語的含義部分依賴於說明書，那麼對說明書的任何修改顯然會影響專業人士對權利要求的解讀。儘管這也許能夠用於反駁將說明書與權利要求保持一致的要求，但很難想像專利權人能在此問題上抗拒歐洲專利局。或許應採取的立場是，此類修改僅僅承認了申請文件整體在正確解釋下始終隱含公開的內容。

此外，審查員將會如何將此決定應用于新穎性和創造性仍待觀察。鑒於審查的實際情況，初步異議仍可能基於權利要求書的明確措辭提出（如果確實明確的話）。代理人可能基於對說明書的引用提出不同解釋，此時審查員需實質性回應此類論點。然而，若權利要求被認為具有與表面解釋不同的含義，則此類反駁可能面臨進一步的“不清楚”的異議。此外，若此趨勢在統一專利法院（UPC）繼續發展，專利權人可能不願冒潛在的“禁止反悔”風險。

綜上所述，儘管該決定引發了大量討論和爭議，但其實際影響可能更為有限且複雜。這顯然再次證實了我們對在專利撰寫時盲目使用通用條款的偏見，並希望此決定能被用於重申基於專業人士對文件整體理解來確定權利要求範圍的合理方法。對於審查而言，最重大的後果可能取決於歐洲專利局（EPO）如何將此原則應用於授予專利前根據權利要求修改說明書的要求。