Dryrobe案判决为避免商标通用化提供有利指引

2025 年 12 月 4 日，英国知识产权企业法院就 Dryrobe 有限公司诉 Caesar 集团有限公司（商号：D-Robe Outdoors）一案作出判决。本案由知名户外服装生产商兼零售商 Dryrobe 提起，涉及商标侵权与仿冒纠纷。

原告Dryrobe不仅成功抵御了被告提出的商标无效与撤销反诉，还最终在主张被告使用“D-ROBE”标识构成商标侵权及仿冒的诉讼中获胜。

本案判决尤其值得关注之处（亦为本文论述重点），在于法院对D-Robe所提反诉的详细剖析。该反诉主张，DRYROBE商标已依《1994年商标法》第46(1)©条之规定沦为通用名称，应予撤销。

根据《1994年商标法》第46(1)©条，若因商标所有人的作为或不作为，导致该商标在贸易中成为其注册商品或服务的通用名称，则该商标可被撤销。该条款旨在规制此前具有显著性、能够指示商品来源的商标，因演变为通用名称而丧失识别功能的情形。

被告D-Robe辩称，DRYROBE品牌已成为相关产品类目的同义词（即已成为户外换衣长袍产品的通用名称）。法院采纳了以下观点：鉴于DRYROBE商标本身具有描述性，其所有人比注册固有显著性商标的权利人负有更重的责任，须采取积极措施防止该商标沦为通用名称（该观点援引自皇家律师 [时任头衔] Richard Arnold在Hormel Foods诉Antilles案判决中的论述，案号[2005]EWHC13(Ch)）。不过，法院认定 Dryrobe 已履行该责任，因此 DRYROBE 商标并未通用化。

此结论得益于Dryrobe为提高公众及第三方对其品牌的认知并积极行使商标权所采取的有力措施。对商标可能面临类似通用化风险的品牌而言，本案极具参考价值：品牌人可以仔细审视Dryrobe采取的具体措施并参照实行自身的商标保护策略。

Dryrobe为遏制“dry robe”及“dryrobe”被用作通用名称所采取的措施在本案胜诉中起到了关键作用。这些措施记录于Melissa Clarke法官所发的判决书的第[42]至[50]段，主要包括：

• 为法律事务和线上品牌保护工作编列专项预算；
• 发函给把同类产品称为“dryrobes”或“dry robes”的第三方或与其沟通，告知对方Dryrobe是商标，自2021年起明确建议对方使用“changing robes”（换衣袍）来描述同类产品；
• 采纳营销顾问的建议并与知识产权律师合作，多种方式应对商标通用化风险：
  • 在社交媒体发布“无可替代”主题视频，强调只有原告生产的正品才可称为Dryrobe；
  • 制作突显Dryrobe产品卓越品质与性能的宣传内容；
  • 在官方网站设立专门版块，说明DRYROBE商标的正确使用方法，并要求他人在使用时添加®标识以明示该商标已经注册的地位；
  • 指示社交媒体团队每周定期主动搜索关键词“dryrobe”和“dry robe”，若发现用于指代第三方产品，即以友好、非正式方式联系发布者，要求删除相关表述并改用“changing robes”的指代说法；
  • 在非正式沟通未能解决问题时，视情况采取进一步法律行动。

原告还就上述行动提供了大量书面证据，例如，自2020年12月以来发现并提出抗议的所有社交媒体帖文的记录。

在关于商标“通用化”的司法实践中，我们很少能如此清晰地看到企业为履行举证责任、确保商标免于陷入通用化陷阱而被撤销所采取的具体措施。所有持有商标、且该商标有演变为某类商品公认或通用类目名称的风险的品牌，尤其是当其商标显著性较弱时，都宜深入研究本案，从中汲取经验。