无知是福：最高法院表示，知情是决定董事责任的关键因素

公司董事在什么情况下需要对公司的不当行为承担个人责任？他们需要向受害方就哪些获利担责？

最高法院在Lifestyle Equities诉Ahmed的商标侵权案中审议了这些问题。我们品牌保护团队的律师Natalie Welch 对细节进行了探讨……
 

背景

原告Lifestyle拥有多个注册商标，包括一个由“BEVERLY HILLS POLO CLUB”字样和“马球运动员骑马”图像组成的图形商标。Lifestyle以商标侵权和假冒为由起诉了16名被告，包括Hornby Street Ltd公司，该公司销售的服装和鞋类产品上印有 “SANTA MONICA POLO CLUB” 字样和“马球运动员骑马”图像。Ahmeds夫妇是Hornby Street的董事，他们也被起诉了，理由是他们授权或促使Hornby Street进行侵权，或者参与计划让Hornby Street实施侵权行为。

一审中，高等法院认为，Hornby Street侵犯了Lifestyle的商标并构成了假冒，Ahmeds夫妇以个人身份对此侵权行为承担连带责任。Hornby Street后来进入了破产管理程序，Lifestyle便选择向Ahmeds夫妇提出索赔，要求基于Hornby Street和Ahmeds夫妇个人因侵权行为而获得的利益进行赔偿。法院认为，Ahmeds夫妇没有责任就Hornby Street所获利益承担赔偿责任，但认为Ahmeds夫妇有责任赔偿其个人所获的利益，即相关期间他们薪资的10%。Hornby Street向Ahmed先生提供的借款也被视为是从侵权中获得的利益，高等法院也命令Ahmed先生就此向Lifestyle进行赔偿。

双方均向上诉法院提起了上诉 – Lifestyle不服判决没有要求Ahmeds夫妇对Hornby Street所获利益承担个人责任，Ahmeds夫妇不服判决要求他们对Hornby Street的侵权行为承担连带责任、以及要求他们向Hornby Street赔偿所获利益。上诉理由大多被驳回了，但上诉法院认为，向Ahmed先生提供的借款不是侵权行为所产生的利益。

双方均向最高法院提起了上诉，最高法院审议了两个主要问题：

1. 董事的责任 - Ahmeds夫妇是否与Hornby Street共同承担责任；以及
2. 利益的计算 - 如果有，是否应该命令Ahmeds夫妇向Lifestyle就利益进行赔偿，以及哪些应被视为是应赔偿的利益？
    

判决

董事的责任

最高法院认为，下级法院认定Ahmeds夫妇对Hornby Street侵犯Lifestyle商标的行为负有连带责任是错误的。

这场争议的焦点是，具有怎样的主观想法才会让Ahmeds夫妇作为从犯而承担责任。Lifestyle主张，要求董事承担连带责任的知情程度应该与要求他们对实施相关罪行承担主要责任的知情程度相同。他们认为，由于商标侵权是一种与知情无关的严格责任罪行，因此是否知情也应与董事是否应作为从犯而承担责任无关。换言之，由于Hornby Street被认定实施了商标侵权行为，Ahmeds 夫妇也应该因其授权或促使Hornby Street进行侵权、和/或与Hornby Street共同参与计划侵权行为而承担从犯的责任。

最高法院不同意这一观点，法院认为一个人要作为不法行为的从犯承担责任，就必须知道使所实施的行为构成非法行为的基本事实，即使就主要侵权人而言，该罪行是一种严格责任：

“只有当自身行为导致商标侵权的被告知道其实施的行为的所有性质构成对……商标的……侵权时，被告才应与实际侵权人共同承担责任”（着重部分已标明）。

他们还必须具有促使主要侵权人实施该非法行为的意图。

Hornby Street被认定侵犯了Lifestyle商标权的原因有两个：（i）Hornby Street的大部分标志与Lifestyle的注册商标十分近似，具有引起混淆的可能性；（ii）Hornby Street的标志不正当地利用了Lifestyle的商标的显著特征或知名度，并对显著特征造成了损害。虽然一审法官确实考虑了Ahmeds夫妇是否对此事知情并有意让此事发生，但没有认定Ahmeds夫妇知道或应当知道会有混淆的可能性，或者其对这些标志的使用会损害Lifestyle的声誉。

因此，虽然Ahmeds夫妇被认定诱使Hornby Street实施了侵权行为，但两位董事都不知道这些行为会构成非法的商标侵权行为，从而使他们作为从犯而承担责任。因此，最高法院受理了上诉，并认为Ahmeds夫妇不应对公司的侵权行为承担连带责任，因为他们既没有促使侵权行为，也没有参与计划侵权行为。

值得注意的是，最高法院坚决驳回了Ahmeds夫妇的主张，即如果董事在履行其公司职责时是出于善意和合理的谨慎，并且不知道或不应当知道其行为会构成对知识产权的侵犯，那么他们就不必为公司的侵权行为而承担个人责任。法院明确指出，根据英国法律，没有任何规定免除以董事身份行事的董事对不法行为承担民事责任的一般原则。

利益的计算

由于Ahmeds夫妇没有侵犯Lifestyle的商标权，因此没有必要对与利益计算有关的问题做出裁决。尽管如此，最高法院还是继续考虑了以下问题：Ahmeds夫妇对谁的利益承担责任较为合适（假定他们承担个人责任），以及Ahmeds夫妇的工资和给Ahmed先生的借款是否应被视为利益。

最高法院确认了一项原则，即自然人仅可被要求就其自身从侵权行为中获得的利益承担责任。因此，即使Ahmeds夫妇作为从犯负有责任，但他们不可被要求对Hornby Street所获利益承担责任。

最高法院同意上诉法院的意见，认为Hornby Street向Ahmed先生提供的借款不应被视为利益。一个人不会仅仅因为借钱而获利，即使出借人后来决定不收回借款（例如，由于出借人进入了破产管理程序），借款仍然只是借款。

然而，最高法院不同意将Ahmeds夫妇的部分工资定性为侵权行为所获利益。相反，他们的工资只是他们作为董事所提供服务的正常报酬，下级法院认为这些金额可以适当地视为Ahmeds夫妇个人所获利益是不正确的。因此，对利益计算的任何判定都是无事实依据的。
 

评论

最高法院明确指出，在裁定从属责任案件时，知情是决定性因素，这一判决为寻求避免对公司不法行为承担连带责任的董事提供了一些慰藉。除非董事知晓公司行为构成违法的基本事实，否则他们不会被认定对其公司的侵权行为负有连带责任 - 即使是商标侵权等严格责任罪行。

在知识产权索赔中，如果原告希望将董事作为从犯加入侵权诉讼，他们应仔细考虑可以依据哪些证据来证明董事已知或理应已知公司正在侵权。董事是否知晓“基本事实”将取决于每个具体案件的情况，但如果案件并非“一目了然”，而且在侵权问题上存在意见分歧，例如在相似性、混淆可能性或对有损声誉等问题上存在争论，那么要证明这一点可能会比较棘手。应从一开始就考虑从属责任的问题，如果可以，应在案件陈述中进行适当申辩。

在成功的从属责任案件中，原告在选择是否计算侵权所获利益作为救济措施时，也应三思而后行。最高法院对公司董事所获“利益”范围的处理可能意味着损害赔偿是向他们追偿款项的更有吸引力的途径，但在做出这一决定时应谨慎行事并听取建议。