从英国/欧洲的角度看加拿大对计算机实施的发明的审查

计算机实施的发明取得专利保护有可能很难，而且在不同的司法管辖区需要不同的方法来应对相关专利局或审查员的反对意见。

有些司法管辖区在传统上比其他地方更“难”。以前，加拿大被一些英国/欧洲专利代理人认为是相对“容易”的司法管辖区，因为加拿大知识产权局（CIPO）审查员的非可专利客体审查意见通常可以通过使权利要求与相应的美国或有时欧洲的授权权利要求相一致，或采用欧洲风格的争辩来解决。但根据其2020年发布的官方指南，加拿大知识产权局的做法变了，以前可以迅速取得授权的策略似乎不再那么有效。现在需要一种为加拿大量身定做的方法来解决非可专利客体的审查意见。

该官方指南（《加拿大知识产权局关于专利法规定的可专利客体的实践通知》）是鉴于加拿大联邦法院在Yves Choueifaty诉加拿大司法部长案（2020 FC 837号）中的判决而发布的。该官方指南针对可专利客体规定了新的“目的性解释”方法，取代了以前的“问题-解决方案”方法。用一个三步测试来判断一项权利要求是否涉及可专利客体。第一步，通过“目的性解释”来识别权利要求的 “基本要素”；第二步，确定权利要求的“实际发明”；第三步，判断实际发明是否“具有物理存在或表现出可辨别的物理效果或变化，并与人工或制造技术有关”。

对于与计算机实施的发明有关的方法权利要求来说，如果该权利要求不包括任何“物理”步骤，则困难通常出现在第二步和第三步。尽管通常认为计算机是权利要求的一个基本要素，但审查员往往认定“实际发明”所包括的处理步骤不具有物理存在，也没有造成物理效果或变化，因此该权利要求涉及非可专利客体。

官方指南和专利上诉委员会最近的决定提供了两种潜在的策略来克服非可专利客体的审查意见。

第一种策略是在方法权利要求中添加一个或多个 “物理”步骤，如果申请文件中存在对这些特征的支持。一份提供可专利客体的例子的文件（加拿大知识产权局与官方指南一起发布的《可专利客体分析举例》），以及专利上诉委员会的两项决定（Landmark Graphics Corporation (Re), 2021 CACP 9, #1562和ExxonMobil Upstream Research Company (Re), 2021 CACP12, #1565），提供了这种 “物理”步骤的例子，可以添加这些步骤以提供可授权的权利要求所要求的“物理效果或变化”。这些例子中的权利要求均与石油和天然气领域的建模/模拟有关，示例的“物理”步骤包括 “进行地震测量”和“根据处理结果钻探石油”。值得注意的是，在ExxonMobil Upstream Research Company (Re)案中，专利上诉委员会认为一种通过建模来生产碳氢化合物的方法具备可专利性，因为计算机与“导致井被钻”相结合构成“实际发明”的一部分。

第一种策略可能对申请人没有吸引力，因为包括这种 “物理”步骤的授权权利要求可能不具有实用的保护范围，或者可能较难行使权利（举一个与石油天然气有关的例子：建模和钻井是由不同的主体实施的，或者是相隔多年才实施的）。

第二种策略是，在可能的情况下，争辩所要求的方法权利要求“改善了”实施该方法的“计算机的功能”，这是因为官方指南指出，如果在计算机上运行某算法改善了计算机的功能，则涉及该算法的权利要求具备可专利性。专利上诉委员会关于Choueifaty权利要求的决定（Choueifaty (Re), 2021 CACP 3, #1556）对“改善了计算机的功能”的含义提供了进一步指导。具体而言，该决定明确指出，“使计算机以明显更少的处理和更高的速度执行[该方法] ”的方法权利要求具备可专利性（其中“更高的速度”似乎与执行该方法所需的时间更少有关）。

第二种策略可能对申请人更有吸引力，因为如果申请文件为这一争辩提供了基础，就有可能避免不适当的限制性修改。最近，我们采用了第二种策略来克服石油和天然气领域的计算机实施的建模方法权利要求的非可专利客体审查意见。该权利要求的方法在几天内就能提供高质量结果，而现有技术的方法需要几周或几个月才能提供类似质量的结果，我们因此争辩该方法通过减少获得高质量结果所需的时间和资源改善了计算机的功能。

比较加拿大和英国在这个问题上的不同做法是很有意思的。加拿大方法显然允许将与程序运行有关的因素作为改善计算机功能的证据（即所需的时间、处理和资源减少）。相反，在英国，涉及“使计算机成为更好的计算机，即作为计算机更高效率和有效地运行”的程序的权利要求可以具备可专利性，但前提是该程序必须使计算机作为一个整体更高效率和有效地运行。减少运行程序所需的算力和时间不被认为是“使计算机成为更好的计算机”。

新的判例法可能会提出新的策略，以在加拿大克服与计算机实施的发明有关的非可专利客体审查意见。不过在此期间，也许值得在撰写新申请时记住上述潜在策略，以便为可能需要的修改和/或争辩提供基础。