上海知识产权法院最近在一起反不正当竞争案中驳回了纽巴伦公司的上诉,维持原判,即判定纽巴伦公司停止在运动鞋两侧使用N装潢的不正当竞争行为,并赔偿1,080万元。
新百伦贸易(中国)有限公司(“新百伦公司”),是新平衡体育运动公司(“新平衡公司”)在中国的总代理商。新百伦公司起诉纽巴伦(中国)有限公司(“纽巴伦”)销售在鞋两侧带有N字母运动鞋的行为构成不正当竞争,侵犯了其“有一定影响的商品装潢”,索赔3,080万元。
新平衡公司在第25类鞋商品上拥有一系列含字母N的中国注册商标,包含第175151号、第175152号 和第5942394号。

纽巴伦公司也在鞋类商品上持有多个“斜杠N”系列注册商标:第997335号,第3954764号“”和第4236766号商标。

双方商标使用在商品上时直观图如下:

本案的结果归结于以下关键问题:
第一、“New Balance”运动鞋两侧N装潢能否作为“有一定影响的商品装潢”受到保护?
判决指出,装潢附着在商品之上,判断商品装潢是否有一定的影响,其所指向商品本身的知名度系一个重要的衡量因素。新百伦公司提交的大量证据材料,足以证明“New Balance”运动鞋在中国境内持续广泛销售和宣传,并屡次获得司法和行政保护。因此,法院认定“New Balance”运动鞋具有较大的知名度。
“New Balance”运动鞋的N装潢,包含两个要素:位置要素(在鞋的何处)和实际的图形要素(大写字母N)。 法院认为,在案证据足以使相关公众将“N装潢”与“New Balance”运动鞋相联系。因此,该装潢具有了识别商品来源的显著特征。法院据此认为,他人使用该装潢会造成混淆或误认。
第二、在N字母已经取得注册商标权的前提下,新百伦公司能否以反法为法律依据主张保护鞋两侧N字母装潢?
“有一定影响的商品装潢”是受《反不正当竞争法》保护的一个方面,而商标注册所赋予的专用权则产生于《商标法》。 法院认为权利人可以择一主张。因此,即使新百伦公司第5942394号商标已获准注册,新百伦公司仅仅基于反法的“有一定影响的商品装潢”寻求保护并无不当。
第三、被控侵权标识的使用是否构成对新百伦公司的不正当竞争?
法院认为,在处理权利冲突时,应秉持诚实信用原则,遵循保护在先权益和防止市场混淆规则。基于新百伦公司提供的大量知名度证据,新百伦公司的N字母装潢在纽巴伦公司的第4236766号注册商标申请日之前已经形成“有一定影响的商品装潢”。双方标识,视觉效果上均呈现大写字母N,使用位置均位于鞋两侧中央处,且在消费者中也产生了普遍的实际市场混淆。作为同业竞争者,纽巴伦公司在明知新百伦公司装潢的情况下,仍然在同类商品的相同位置上使用与新百伦公司近似的标识。因此,其通过不正当竞争造成市场混淆的行为是有过错的。
关于损害赔偿,法院在综合考虑纽巴伦公司侵权规模之广、侵害时间之长、侵害获利之丰等因素,确认判赔1000万元及合理诉讼支出80万元,但以事实依据不足为由没有支持惩罚性赔偿的请求。
就在该判决下发后不久,最高人民法院出台了反不正当竞争法司法解释(自2022年3月20日起施行),对“有一定影响的”标识的含义和认定考量因素、“装潢”一词的含义外延具体释明。
第四条 具有一定的市场知名度并具有区别商品来源的显著特征的标识,人民法院可以认定为反不正当竞争法第六条规定的“有一定影响的”标识。
人民法院认定反不正当竞争法第六条规定的标识是否具有一定的市场知名度,应当综合考虑中国境内相关公众的知悉程度,商品销售的时间、区域、数额和对象,宣传的持续时间、程度和地域范围,标识受保护的情况等因素。
第八条 由经营者营业场所的装饰、营业用具的式样、营业人员的服饰等构成的具有独特风格的整体营业形象,人民法院可以认定为反不正当竞争法第六条第一项规定的“装潢”。
第十二条 人民法院认定与反不正当竞争法第六条规定的“有一定影响的”标识相同或者近似,可以参照商标相同或者近似的判断原则和方法。……
在相同商品上使用相同或者视觉上基本无差别的商品名称、包装、装潢等标识,应当视为足以造成与他人有一定影响的标识相混淆。
