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Les caprices de Marianne ou l’inconvénient du lifting en matière de marques
16 septembre 2009 - par Martine Adamoff
Depuis que la République existe et qu’elle utilise le personnage de Marianne pour la symboliser, ladite Marianne a emprunté ses traits à bien des personnages différents passant d’une figure purement hiératique à certaines de nos actrices célèbres sans que jamais, malgré leurs enregistrements successifs dans le marbre, les variantes de Marianne ne fassent encourir la déchéance à ce haut symbole de la République. Mais le destin des symboles est intangible contrairement à celui des marques.
En effet, les titulaires de marques seraient bien avisés d’être prudents en matière de «morphing» et de s’assurer que l’exploitation de leurs marques sous une forme modifiée (dans le cas de Marianne : port du bonnet phrygien remplacé sous la IIIème République par le diadème jugé moins révolutionnaire) ne vienne pas altérer le caractère distinctif de leurs marques et, dans l’hypothèse où ils seraient titulaires d’une famille de marques, de continuer d’exploiter tous les membres de la famille sous peine d’encourir la déchéance de leurs droits et de voir leurs éventuelles actions vouées à un échec certain ou incertain selon le temps et les juridictions.
Indépendamment des marques de défense, il est bien rare que les marques surtout figuratives ne fassent pas l’objet de lifting sous l’impulsion de la mode ou des services marketing. Les soubresauts de la jurisprudence guettent les titulaires de droits mal inspirés d’avoir cru bien faire en déposant les différentes versions de leurs marques dans le souci légitime de «relooker» leurs marques pour leur donner un petit coup de fraîcheur.
En déposant les évolutions successives de leurs marques, sous réserve que celles-ci n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque modifiée, les titulaires de droits encourent la déchéance de leurs droits si chacune des versions successives enregistrées ne fait pas l’objet d’une exploitation autonome.
Les dispositions de l’article 5-C-2 de la Convention d’Union de Paris (CUP) énoncent que «l’emploi d’une marque de fabrique ou de commerce, par le propriétaire, sous une forme qui diffère, par des éléments n’altérant par le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée dans l’un des pays de l’Union, n’entraînera pas l’invalidation de l’enregistrement et ne diminuera pas la protection accordée à la marque». On retrouve ces dispositions dans les textes communautaires (Article 15(2)(a) du Règlement sur la marque communautaire) et dans la loi française à l’article L714-5 (b) qui dispose que «l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif» est assimilé à un usage permettant d’échapper à la déchéance.
Encore faut-il que la modification apportée à la marque enregistrée soit mineure et que la marque modifiée n’ait pas fait l’objet d’un enregistrement spécifique bénéficiant donc d’une protection autonome. La jurisprudence a rendu au fil du temps des décisions divergentes selon que la version modifiée de la marque exploitée était déposée ou non déposée, générant une insécurité juridique et une incertitude quant à la stratégie à adopter en cas d’évolution d’un logo car il conviendra de définir, à l’instar du morphing, à quel moment les modifications apportées altèrent une image ou le caractère distinctif d’une marque.
Le 16 juillet 1992, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation avait adopté une position de principe en énonçant que l’exploitation d’une marque enregistrée, analogue à une autre marque enregistrée, ne vaut pas exploitation de cette dernière et que l’article 5-C-2 de la CUP ne trouve application que si une seule marque est en cause. Ainsi, l’exploitation de la marque enregistrée LOTUS n’a pas permis de faire échapper à la déchéance la marque AU LOTUS également enregistrée.
Ce principe, déjà appliqué dans la jurisprudence antérieure à 1992, s’explique par le fait que les juges considéraient qu’en déposant plusieurs marques distinctes à des dates différentes, le propriétaire entendait les protéger indépendamment les unes des autres et ne pouvait donc se prévaloir de l’exploitation d’une seule d’entre elles pour invoquer un usage des autres sous une forme modifiée au sens de l’article L714-5 (b) du Code de la propriété intellectuelle.
Cette solution controversée et peu favorable aux titulaires de marques a finalement fait l’objet d’un revirement le 14 mars 2006 où la Cour de cassation a rendu trois arrêts qui énoncent que l’article L714-5 exige seulement que la marque exploitée ne diffère de la marque enregistrée et non exploitée que par des éléments n’en altérant par le caractère distinctif, peu important que la marque modifiée ait elle-même été enregistrée.
A partir de ces arrêts, les juges français devaient seulement apprécier si les modifications apportées à la marque enregistrée n’altéraient pas son caractère distinctif sans avoir à considérer si les modifications faisaient ou non l’objet d’enregistrements. On pouvait alors préconiser aux titulaires de marques de déposer les évolutions de leurs marques sans craindre d’action en déchéance, pour autant que ces évolutions n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque première. Mais c’était une erreur car les juridictions communautaires ont adopté la position prise en 1992 par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation.
Ainsi la CJCE a énoncé dans son arrêt du 13 septembre 2007 que «si les dispositions [de l’article 15(2)(a) du Règlement sur la marque communautaire] permettent de considérer une marque enregistrée comme utilisée, dès lors qu’est rapportée la preuve de l’usage de cette marque sous une forme légèrement différente de celle sous laquelle elle a été enregistrée, elles ne permettent pas d’étendre, par la preuve de son usage, la protection dont bénéficie une marque enregistrée à une autre marque enregistrée, dont l’usage n’a pas été démontré, au motif que cette dernière ne serait qu’une légère variante de la première».
Cette position est désormais celle adoptée par les tribunaux français qui retiennent qu’en procédant à des enregistrements de variantes, le titulaire entend différencier chacune d’entre elles de sorte que l’exploitation de l’une ne vaut pas exploitation de l’autre.
Par conséquent, il est inutile de multiplier les dépôts pour protéger les variantes d’une même marque, tout en gardant à l’esprit que la cure de jouvence doit rester subtile si l’on veut que l’usage d’une marque sous une forme modifiée valide l’usage de la marque telle qu’enregistrée. Cette approche impose, en outre, aux titulaires de marques de se montrer vigilants car ils devront s’opposer aux marques similaires qui viendraient à être déposées sauf à être eux-mêmes privés de la possibilité d’exploiter l’une des variantes possibles de leur marque qui aurait été déposée par un tiers.